Apesar do poder e da influência que certas marcas detêm, não é incomum que as empresas decidam, para se adaptarem aos tempos ou por qualquer outra razão, proceder a um rebranding. Marcas como a Jaguar ou a Yves Saint Laurent passaram recentemente por este processo. No entanto, a decisão de redesenhar uma marca reputada é, ao mesmo tempo, uma aposta estratégica e um exercício jurídico delicado. Em Portugal, o rebranding de marcas de prestígio cruza regras de direito das marcas – como o princípio da inalterabilidade do sinal, a disciplina do uso sério e a proteção reforçada conferida a marcas de prestígio – com objetivos de mercado (como a necessidade de atualização ou de procura de novos públicos) ou a defesa contra fenómenos de diluição.
Antes de prosseguirmos, é importante perceber o que são, afinal, marcas de prestígio e por que razão merecem um tratamento distinto dentro do regime de proteção de marcas. Uma marca é, na sua essência, um sinal distintivo que permite ao consumidor identificar a origem empresarial de um produto ou serviço. Ao registar uma marca, o titular obtém um direito exclusivo de utilização desse sinal, podendo opor-se a que terceiros usem sinais idênticos ou semelhantes quando exista risco de confusão. Este é o princípio da especialidade: a proteção circunscreve-se, em regra, ao universo de produtos ou serviços para os quais a marca foi registada ou que lhes sejam afins. As marcas de prestígio constituem a exceção qualificada a este princípio. Podemos dizer que existem dois requisitos para que uma marca possa ser considerada marca de prestígio: ser imediatamente conhecida pelo público em geral – e não só pelos consumidores que adquirem os produtos e/ou serviços que a própria marca identifica (critério quantitativo) – e gozar de uma elevada reputação, selling power e fiabilidade dos produtos e/ou serviços (critério qualitativo).
Ora, quando estamos perante uma marca de prestígio, a lei confere-lhe uma proteção alargada que dispensa a identidade ou afinidade de produtos e serviços. Esta tutela especial justifica-se pela necessidade de proteção do investimento legítimo do titular, impedindo que terceiros se apropriem parasitariamente do poder atrativo do sinal ou o enfraqueçam por via de associações indesejadas (fenómenos designados por free‑riding e diluição). No Código da Propriedade Industrial, a proteção da marca de prestígio opera em dois planos. Primeiro, como motivo relativo de recusa: deve ser recusado o pedido de marca idêntica ou semelhante a marca anterior com prestígio em Portugal (ou na UE) quando o uso do sinal posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio, ou possa prejudicá-los, independentemente da afinidade dos produtos ou serviços. Segundo, no plano dos direitos conferidos: o titular pode proibir terceiros de usar sinais que retirem vantagem indevida desse prestígio ou lhe causem prejuízo.
Os Tribunais portugueses têm exigido a demonstração cumulativa de vários indicadores para que uma marca possa ser considerada de prestígio, nomeadamente: (i) elevado grau de notoriedade junto do público relevante, aferido pela intensidade, duração e extensão geográfica do uso; (ii) quota de mercado significativa e investimento promocional sustentado; (iii) originalidade ou individualidade acentuadas do sinal; e (iv) associação efetiva do público a atributos de qualidade ou exclusividade. Não basta uma notoriedade genérica: os Tribunais distinguem entre marca “notória”, cuja proteção pressupõe afinidade de produtos ou serviços e risco de confusão, e marca de “prestígio”, que se projeta para lá da especialidade. O objetivo dessa proteção, explicam os Tribunais, não é apenas evitar a confusão, mas impedir a erosão gradual do poder atrativo do sinal, a chamada “diluição”.
Ora, como conjugar uma marca tão relevante, digna de uma proteção tão alargada, com a necessidade de inovar, típica do comércio atual, aproximando as marcas dos consumidores e de designs mais atuais?
Estando o prestígio de uma marca muitas vezes diretamente ligado ao sinal concreto e ao respetivo uso, uma alteração material em resultado de um rebranding não transfere automaticamente a reputação para a nova forma. O “prestígio” terá de ser reconstruído segundo os mesmos critérios, sob pena de se comprimir a proteção reforçada. Para além disso, é necessário ter ainda em conta o princípio da inalterabilidade do sinal: de acordo com a lei portuguesa[1], um sinal não pode ser alterado após concessão, fora dos casos previstos e desde que não afetem a identidade da marca. Ajustes de proporção, suporte ou mudança de cor – quando esta não foi reivindicada – preservam a continuidade do direito.
Fica assim a pergunta essencial em qualquer rebranding: a alteração proposta é não substancial e pode ser acomodada, ou é substancial e exige novo registo? Por um lado, se a alteração for não substancial, o titular pode, em princípio, continuar a invocar o mesmo registo e comprovar uso sério com base na utilização “modernizada”, desde que os elementos modificados não alterem o carácter distintivo. Por outro lado, se a alteração for substancial, não há atalhos: é necessário apresentar novo pedido de registo para a marca. Além disso, o uso do novo branding não conta, por si só, como uso do registo antigo. Se a marca anterior deixar de ser utilizada na forma registada – ou em forma que apenas difira em elementos que não alterem o carácter distintivo – durante cinco anos consecutivos, abre‑se a porta à caducidade por não uso. Para marcas de prestígio, levanta-se ainda uma questão adicional, uma vez que a proteção reforçada depende de prova atualizada de prestígio do sinal efetivamente usado.
É ainda importante considerar o risco de diluição durante a transição. Enquanto o novo sinal não adquirir, ele próprio, reputação forte, o ecossistema competitivo pode tentar “navegar” entre a marca antiga e a nova, ora aproximando-se de elementos que o titular abandonou, ora explorando a ainda frágil identidade emergente. A tutela legal das marcas de prestígio permite reagir a ambos os movimentos, mas assenta na demonstração de dois factos: (i) que o sinal invocado goza de prestígio efetivo no mercado relevante, e (ii) que o uso por terceiro retira vantagem indevida do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudica.
Sem prejuízo de todos os riscos de um rebranding de uma marca de prestígio, existem algumas orientações que podem ajudar a navegar eficazmente um período de transição. Em primeiro lugar, deve planear-se uma fase de coexistência de ambas as marcas, com uso ainda que mitigado da marca antiga e exposição crescente do novo branding. Esta coexistência cumpre duas funções: evita a caducidade do registo antigo e fornece o tempo necessário para acumular prova de reputação do novo sinal (estudos de notoriedade, métricas de alcance, investimento publicitário, prémios, influência cultural).
Em segundo lugar, uma transformação profunda de uma marca raramente se resolve com um único pedido. Mais do que uma única marca, convém planear um conjunto de sinais: o novo sinal central deve ser registado juntamente com variações previsíveis (versões horizontais e verticais, negativos, simplificações responsivas, mais do que uma cor), assegurando que cada pedido reflete o que se pretende realmente usar, e evitando multiplicações artificiais que enfraqueçam a prova de uso.
Em terceiro lugar, é prudente rever o âmbito de proteção em classes e enunciados de produtos/serviços, evitando banalizar o sinal através de um excesso de classes. O prestígio sobrevive melhor quando o círculo de produtos e serviços se mantém coerente com a perceção de qualidade e estilo que o público já reconhece.
Rebrandings bem-sucedidos de marcas de prestígio conseguem o que parece contraditório: manter uma apurada distinção e reconhecimento mesmo na mudança e na criação de uma nova identidade. Contudo, e para que isso possa suceder, o foco não pode ser apenas o marketing. É preciso conhecer a legislação e ser cauteloso nas mudanças, evitando que alterações demasiado radicais ou demasiado súbitas retirem uma proteção que pode ser tão importante.
[1] Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de dezembro, alterado pela Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro.
